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Un marchio “debole”, composto da parole comuni, non originali – quindi facilmente confondibile –  può diventare “forte”?

Sempre più frequentemente, ad Avvocato del Cittadino si rivolgono piccoli imprenditori del web alle prese con concorrenti, spesso sleali, che “copiano” i  nomi dei loro domini, cercando di trarre in inganno i consumatori e sviarli verso siti che vendono prodotti simili.

COS’E’ UN MARCHIO FORTE – Iniziamo col dire che un marchio forte è caratterizzato da una robusta capacità distintiva, perché non descrittivo del prodotto o del servizio (come un nome di fantasia – es. denominare una tipologia di telefonino Freesbe). Un marchio debole, come sopra indicato, è composto da parole comuni o descrive il prodotto o servizio (es. chiamare un telefono “Super telefono”)

ANCHE PER IL NO PROFIT – Anche “Avvocato del Cittadino”, marchio debole ma fortemente diffuso per la sua presenza sui media e per le sue battaglie collettive, si è trovata di fronte ad un “furto del nome”, poi risoltosi bonariamente: un’associazione a tutela dei consumatori, dopo aver chiesto la possibilità di utilizzare la denominazione del nostro ente e non aver ricevuto riscontro, ha pensato bene di utilizzarla comunque.“Avvocato del Cittadino” non ha fini di lucro, a differenza delle piccole società che a noi si sono rivolte: tuttavia, è assolutamente scorretto confondere il pubblico. Se ad esempio una persona legge di una nostra azione collettiva su un quotidiano e  – credendo di mettersi in contatto con noi – si rivolge poi all’associazione “concorrente” per avere tutela, è ovvio che viene tratta in inganno a causa della confondibilità dei segni distintivi.

Comunque, la lunga premessa ci porta ad una constatazione: tutto quello che diremo da qui in avanti sui marchi deboli si riferisce anche agli enti senza scopo di lucro.

Andiamo alla risposta –  SI, UN MARCHIO “DEBOLE” PUO’ MUTARE LA SUA NATURA E TRASFORMARSI IN “FORTE”. Nel 2015, in un parere redatto per la rivista giuridica “30 Pareri – civile”, mi sono occupata in manieria dettagliata dell’argomento ( chi è interessato può consultare l’articolo clccando qui: Tutela forte per i marchi deboli)

MA PERCHE’ UN MARCHIO DEBOLE PUO’ OTTENERE LA STESSA TUTELA DEL MARCHIO FORTE? 

Innanzitutto, come abbiamo visto sopra, c’è la necessità di tutelare il pubblico: marchi e segni distintivi simili sono capaci di ingenerare confusione nel consumatore medio, che può essere tratto in inganno al momento dell’acquisto di un bene o di una prestazione e avere dubbi circa la titolarità del marchio.

Il d. lgs. 206/2005, il c.d. Codice del consumo, all’art. 21 considera “pratica commerciale ingannevole” ogni attività di commercializzazione che provoca confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita. Il consumatore, ordinariamente, posto di fronte a un segno distintivo in grado di ingannarlo, potrebbe acquistare un prodotto differente da quello realmente voluto.

Determinante è dunque la capacità distintiva per la propagazione commerciale e pubblicitaria del prodotto, del servizio o dell’attività (anche sociale) diffusa “sotto” un determinato marchio.

La giurisprudenza, così come il Codice della proprietà industriale, evidenzia inoltre che se il marchio, seppur debole, è associato dal consumatore a un determinato bene o servizio, o a una determinata attività, acquista una capacità distintiva ed è meritevole di una tutela forte.

La riconoscibilità da parte del pubblico è dunque l’elemento determinante. A tal proposito, nella sentenza Cass. civ. 2 febbraio 2015, n. 1861, si legge” In tema di marchi di impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non preclude la tutela nei confronti della contraffazione in presenza dell’adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l’aspetto caratterizzante, non potendosi, invero, limitare la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all’identità, cioè di sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente (in applicazione dell’anzidetto principio, la suprema corte ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto insuscettibile di tutela il marchio costituito dalla combinazione di parole di uso comune «D. & D.» benché le stesse avessero assunto efficacia individualizzante del prodotto)”

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